商标法关于商标功能性判断的案例分析

　　虽然说在注册商标之后是受到法律保护的，但是实际中还是存在一些问题和纠纷的，所以我们就需要对一些案例知识有一定的了解的。下面就让公司宝小编对商标法关于商标功能性判断的案例分析进行一定的介绍，希望能为你解疑答惑。

　　一、商标法关于商标功能性判断的案例分析

　　案例２－８　Ｔｒａｆｆｉｘ　Ｄｅｖｉｃｅｓ，Ｉｎｃ．，ｖ．　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ　Ｄｉｓｐｌａｙｓ，ＩｎｃＳｕｐｒｅｍｅ　Ｃｏｕｒｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ，　５３２　Ｕ．Ｓ．２３（２００１）

　　肯尼迪法官∶

　　像＂前方道路施工＂或＂左边道路封闭＂那样的临时警告路牌必须承受得住强劲的阵风。发明人　Ｒｏｂｅｒｔ　Ｓａｒｋｉｓｉａｎ　获得了两项实用专利∶一种建立在两个弹簧（双弹簧设计）之上的在不利风力条件下保持这些和其他户外招牌直立的机制。被上诉人　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ　Ｄｉｓｐｌａｙｓ　有限公司（ＭＤＩ）是该现已过期的　Ｓａｒｋｉｓｉａｎ专利的持有人，它已经在包含有受专利保护特征的标志架制造和销售中取得了商业成功。ＭＤＩ的路牌支架对购买者和使用者来说是可辨认的（它自己说），因为双弹簧设计在临近标志的基座之处是清晰可见的。

　　本案在专利期限届满之后发生，因为竞争对手ＴｒａｆＦｉｘ　有限公司（ＴｒａｆＦｉｘ）销售带有看起来像　ＭＤＩ的可见弹簧装置的直立架。ＭＤＩ和ＴｒａｆＦｉｘ的产品看起来是相同的，因为它们本来就相同。当ＴａｆＦｉｘ开始营业时，它将一件ＭＤＩ产品送到国外并对它进行反向工程，也即复制。更加复杂的是，ＴｒａｆＦｉｘ在一个和ＭＤＩ的标志相似的名称下销售它的标志支架。ＭＤＩ使用的名称是＂ＷｉｎｄＭａｓｔｅｒ＂，而新的竞争者ＴｒａｆＦｉｘ使用的是＂ＷｉｎｄＢｕｓｔｅｒ＂。

　　ＭＤＩ根据《１９４６年商标法》（《兰哈姆法》）提起针对ＴｒａｆＦｉｘ的商标侵权（基于相似的名称）、商业外观侵权（基于被复制的双弹簧设计）和不公平竞争的诉讼。ＴｒａｆＦｉｘ基于反托拉斯理论提起反诉。美国密歇根东区地区法院考虑简易判决的交叉动议，因名称的混淆性类似　ＭＤＩ在商标诉讼主张中胜诉而在反托拉斯反诉中没有责任；而那两项为上诉法院所肯定的裁决不属于我们面前的裁决事项。

　　Ｉ

　　我们所关心的是商业外观问题。地区法院裁定驳回　ＭＤＩ基于商业外观的诉讼主张。在确定争议的ＭＤＩ商业外观的一个要素是双弹簧设计之后，地区法院认为＂没有合理的事实主张者能够确定　ＭＤＩ已经在其宣传的商业外观中建立了第二含义＂。换言之，消费者没有将双弹簧设计的外观与ＭＤＩ联系在一起。作为第二的独立原因授予支持ＴｒａｆＦｉｘ的简易判决．地区法院确定双弹簧设计是功能性的。根据这种原理，由于在任何情况下都没有商业外观保护，第二含义是无关紧要的。在作出设计的功能方面的裁决时，地区法院注意到，第六巡回法院的先例表明，ＭＤＩ具有证明其商业外观是非功能性的举证责任，而　ＴｒａｆＦｉｘ　没有证明它是功能性的举证责任，然后才去考虑　ＭＤＩ的双弹簧设计适合商业外观保护的论点。在裁决　ＭＤＩ　的论点没有说服力之后，地区法院得出结论　ＭＤＩ没有＂提供使合理的事实审判者能够裁决ＭＤＩ的直立双弹簧设计是非功能性的足够证据＂。于是作出了否定　ＭＤＩ基于商业外观诉讼主张的简易判决。

　　第六巡回上诉法院推翻了商业外观裁决。上诉法院认为，地区法院错误裁定ＭＤＩ未能证明涉及在其声称的商业外观中具有第二含义的一个重要事实问题，而且还错误地判决　ＭＤＩ在任何情况下都不能获胜，因为声称的商业外观实际上是一个功能性的产品形状。上诉法院暗示，地区法院在评估　ＭＤＩ的商业外观时仅看双弹簧设计犯了法律错误。上诉法院的观察基于其推理，即它＂在构想可能避免侵犯【ＭＤＩ的】商业外观的隐藏的双弹簧机制或者三个或四个弹簧设计时缺乏想象＂。上诉法院解释说；＂如果ＴｒａｆＦｉｘ　或另一竞争者选择使用【ＭＤＩ的】双弹簧设计，那么它就会找到某种其他方法设置其不同的标志以避免侵犯「ＭＤＩ】　商业外观。＂根据上诉法院的观点，允许在商业装潢的外观中独占使用诸如双弹簧设计一样的特定特征会＂在某种程度上阻碍竞争。＂相反，＂某特征独占使用必定把竞争对手置于相当地非声誉相关的劣势地位，除非根据功能性依据而拒绝商业外观保护＂。在批评地区法院的商业外观问题裁决时，上诉法院注意到其他不同巡回区的上诉法院之间对过期实用专利的存在取消了专利权人在产品设计中主张商业外观保护的可能性问题的分歧。为了解决冲突，我们发布调卷令。

　　Ⅱ

　　公认的是，商业外观可以根据联邦法律得到保护。产品的设计或包装可以获得显著性，这种显著性用来识别产品的生产者或者来源；假定满足其他条件，获得这种第二含义的设计或包装就是一种不能以可能导致就来源、主办或认同该商品的混淆的方式使用的商业外观。在这些方面一直存在着促进竞争的商业外观保护。正如我们刚解释的那样，各上诉法院允许基于《兰哈姆法》的一般规定提起的商业外观侵权主张，《兰哈姆法》的一般规定提供了某人使用＂任何可能导致就他或她的产品的来源、主持或认同的混淆的字、术语名称、符号或设备，或任何它们的组合＂时受害的人的诉由。国会通过修改《兰哈姆法》而确认了商业外观的法定保护。《兰哈姆法》第４３条（ａ）款规定∶＂在本章的没有在主簿上注册的商业外观侵权的民事诉讼中，主张商业外观保护的人具有证明寻求保护的事物不具有功能性的举证责任。＂这种举证责任确立了公认的规则，即不能对功能性的产品特征主张商业外观保护。在Ｗａｌ－Ｍａｒｔ　案中，我们小心地警告，＂产品设计几乎无一例外地发挥着不同于来源识别的目的＂。

　　商业外观保护必须和在许多情况下并不禁止复制商品和产品的认识共存。总的来说，除非某种知识产权例如专利或者版权保护着某项目，它是可以任意模仿的。正如本法院解释过的那样，模仿并不总是为保护我们的竞争性经济的法律所禁止或反对。允许竞争者模仿在很多情况下将产生有益的影响。＂反向工程处于公共领域的化学和机械物品往往导致显著的技术进步。＂

　　本案的主要问题是过期的专利对商业外观侵权主张的影响。我们的结论是，在先专利在解决商业外观主张中具有至关重要的意义。实用专利是被主张侵权的特征具有功能性的强有力的证据。如果那些特征寻求商业外观保护，基于先前专利的功能性的有力证据增加了推定那些特征注定是功能性的法定推定的分量，除非寻求商业外观保护的当事人证明并非如此。在过期专利表明相关特征的情况下，设法确立商业外观保护的人必须承担沉重的证明责任，证明该特征不是功能性的，例如通过证明它只是一种设备的观赏的、附带的或任意的方面。

　　在我们面前的案件中，过期实用专利（Ｓａｒｋｉｓｉａｎ　专利）声称的中心进步是双弹簧设计；双弹簧设计是　ＭＤＩ寻求建立和保护的商业外观的基本特征。我们已经解释过的规则阻止着商业外观权利主张，因为　ＭＤＩ没有也不可能承担压倒基于过期专利的权利要求中披露的双弹簧设计功能性的强有力的证据结论。

　　Ｓａｒｋｉｓｉａｎ专利中显示的双弹簧分离得很好，而系争的双弹簧设计是并拢的。像地区法院承认的那样，这没有任何差别。要点在于，弹簧是设备操作所必需的。这个看起来非常不同的装置落入了专利的保护范围的事实已经为ＭＤＩ自己在更早的诉讼中的立场所证明。在２０世纪７０年代后期，ＭＤＩ和著名的Ｗｉｎ－Ｐｏｏｏｆ　公司进行了－场长期的知识产权战斗。尽管Ｓａｋｉｓｉａｎ专利的精确的权利要求覆盖了带弹簧＂间距＂的标志架，Ｗｉｎ－Ｐｒｏｆ的标志架被俄勒冈州地区法院和第九巡回上诉法院的维持判决裁决侵犯了专利。尽管Ｗｉｎｎ－Ｐｒｏｏｆ　的交通标志架（双弹簧并拢）并没有出现，于是，侵犯专利权利要求的字面条款，Ｗｉｎｎ－Ｐｒｏｆ标志架被根据等同原理而裁决为侵犯专利。鉴于过去的这个裁决——ＭＤＩ坚持获得的裁决——必须得出这里相关产品已经为过期实用专利的权利要求所覆盖的结论。

　　实用专利的权利要求中的特征的披露构成功能性的强有力证据的规则的理由一在这个案例中很好地被阐释了。双弹簧设计服务于一个重要目的，即在强劲风力条件下使标志架直立；而且，像过期专利中的声明所确认的那样，它以一种唯一有用的方式发挥作用。像这些专利之一的说明叙述的那样，现有技术＂设备实际上将会倒塌在强力大风之下＂。（１）双弹簧设计能防止标志架在强风下倒塌。使用双弹簧设计而不是一个单一的弹簧能实现重要的操作优势。例如，专利说明书提到，＂相对于使用单一弹簧的支撑框架结构，使用双弹簧预防标志架围绕垂直轴倾斜或扭曲＂，而且，如果不预防，扭曲＂能导致对弹簧结构的损害并导致装置的倾斜＂。（２）在专利实施过程中，据说＂相对于单一弹簧连接，使用双弹簧连接形成这种组合的一个重要部分＂，因为它＂迫使标志架这个延长的地面组件沿着纵轴倾斜＂。双弹簧设计也会影响装置的价格；受到承认的是，这种装置＂可能会使用三个弹簧，但这将不必要地增加装置的成本＂。专利申请书中和获得专利过程中的这些陈述证明了该设计的功能性。ＭＤＩ没有主张这些表示中的任何一个是错误的或者不精确的，而这更是双弹簧设计的功能性的进一步的有力证据。

　　Ⅲ

　　在裁决就商业外观问题支持ＭＤＩ时，上诉法院没有充分承认过期实用专利在确立该装置的功能性中的重要性及其证据意义。

　　这个错误很可能是因对商业外观原则其他方面的误解而导致的。正如我们提到的，即使没有先前的实用专利，主张商业外观的当事人具有确立所主张的商业外观特征的非功能性的举证责任。ＭＤＩ没有承担这个举证责任。

　　在讨论商标时，我们曾说＂一般地说，某产品的特征是功能性的＂，而不能作为商标，＂只要它对该物品的用途或目的或者它影响该物品的成本或质量＂。引申这段话的意思，我们发现，功能性的特征是一种＂其独占使用会把竞争对手置于非声誉相关的相当不利地位＂。在本案中上诉法院似乎在解释该语言，以意味着功能性的必需测试是＂特定产品的外形是否是竞争必需的＂。作为一个综合性的定义这是不合适的。像　Ｑｕａｌｉｔｅｘ和Ｉｎｗｏｏｄ　案解释的那样，当对装置的用途或目的是根本的时候或者当影响装置的成本或质量时，某种特征也是功能的。Ｑｕａｌｉｔｅｘ　案裁决无意取代这种传统规则。相反，它引用像Ｉｎｗｏｏｄ案确立的规则那样的规则。在　Ｏｕａｌｉｔｅｘ　案中包含的美学功能性下调查＂重大的非声誉相关不利＂是恰当的。在根据　Ｉｎｗｏｏｄ案公式下设计是功能性的情况下，不需要继续进一步考虑对该特征是否是竞争必需的。相反，在　Ｑｕａｌｉｔｅｘ　案中，美学功能性是核心问题，一直没有迹象显示，熨衣机的绿金色对产品的用途或目的或其成本或质量有影响。

　　本法庭曾允许某些内在显著的产品特征的商业外观保护。然而，在Ｔｗｏ　Ｐｅｓｏｓ　案中，法院一开始就作出明确的分析假设，即相关的商业外观产品特征不是功能性的。在这些案件中，商业外观并没有禁止竞争对手复制功能性的产品设计特征。

　　在这个案件中，除了有助于通知消费者标志架是由　ＭＤＩ制造的之外，双弹簧设计提供着一种独特而实用的抵制风力的机制。功能性确定后，ＭＤＩ的双弹簧设计是否具有第二含义就不需要再考虑了。

　　此外，像上诉法院所做的那样，不需要进行关于其他设计可能性的推测，例如，使用具有相同目的的三个或四个弹簧。这里，弹簧设计的功能意味着竞争者不需要探索其他弹簧是否同样可能使用。双弹簧设计不是任意装饰在　ＭＤＩ产品的配置中的，这就是为什么该设备工作正常，无需尝试其他设计。

　　由于双弹簧设计是功能性的，竞争者探索隐藏弹簧的设计，比方说，上诉法院暗示的那样通过使用一个盒子或框架来覆盖它，就是不必要的。双弹簧设计确保用户的设备将正常工作。如果我们要求制造商隐藏用户寻求的这种商品．这就是和那些目标相违背或者自相矛盾的。

　　在某制造商寻找保护专利权利要求书中发现的产品的任意、偶然、或装饰方面的特征的案件中，诸如腿上的任意曲线或印在弹簧上的装饰模式，可能会得到不同的结果。那就是在制造者也许能够证明那些方面并不实现实用专利条件之内的目的的情况。对声称是商业外观的这些特征是否因包含于过期实用专利的权利要求而是功能性的调查能够通过超出权利要求并审查该专利及其授权过程来辅助，以观察这种相关特征是否显示为该发明的实用部分。然而，这里没有这样的主张。ＭＤＩ本质上仅仅寻求保护双弹簧设计。声称的商业外观仅仅包含双弹簧设计，有四个支架、一个底座、一个支柱和一个告示牌。ＭＤＩ已经指出，关于其设备的组件或组装方法没有什么是任意的。《兰哈姆法》并不在于酬劳制造商对于他们在创造特殊设备中的创新；这是专利法的目的和它的独占期限。此外，《兰哈姆法》不保护功能设计中的商业外观仅仅是因为鼓励公众支持特定功能而进行的投资。上诉法院错误地将ＭＤＩ拥有的权利看做是拥有排除竞争者使用与ＭＤＩ的设计相同的设计并要求这些竞争者采取不同的设计以避免复制该设计的权利。ＭＤＩ不能获得生产使用双弹簧设计的标志架的独占权，主张消费者将它和发明的外观本身相联系。无论实用专利已经过期或者根本就不曾存在实用专利，具有特殊外观的产品设计都可能因＂本质上是该物品的用途或目的＂或者＂影响该物品的成本或质量＂而是功能性的。

　　ＴｒａｆＦｉｘ及其某些代理人认为，宪法的专利条款禁止过期的实用专利的持有人主张商业外观保护。我们不需要解决这个问题。尽管有功能特征可能不是商业外观保护的主题的规则，但是如果在其中商业外观成为某过期实用专利的实际等同物的情形出现，那也将有考虑这个问题的足够时间。上诉法院的判决撤销，该案随同本判决发回重审。

　　相信大家看完上面的介绍应该知道，商标功能性判断的案例在商标纠纷案件中还是很典型的，所以大家可以多了解一点。以上就是公司宝整理的关于商标法关于商标功能性判断的案例分析的相关知识，如果还有不懂比如说代理记账、公司注册以及版权专利等问题，可以扫描下面二维码进行添加查询，希望能帮到你。

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